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商标恶意抢注的民事责任承担 – – China



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近期,福建省高级人民法院针对原告艾默生电气公司(以下简称”艾默生公司”)诉被告厦门和美泉饮水设备有限公司(以下简称”和美泉公司”)、厦门海纳百川网络科技有限公司(以下简称”海纳百川公司”)、王移平、厦门兴浚知识产权事务有限公司(以下简称”兴浚公司”)、不正当竞争纠纷一案作出二审判决。

案件背景:


1、被告一和美泉公司、被告二海纳百川公司是由被告三王移平担任法定代表人和实际控制人的关联公司。被告一和美泉公司在2010年至2019年,将原告
“爱适易””爱适易INSINKERATOR及图”等核心商标先后27次在15个类别的商品/服务上申请注册;被告二海纳百川公司在2017年至2019年先后共21次在13个类别的商品/服务上申请注册”爱适易INSINKERATOR及图”商标。此外,上述两家公司还申请了其他众多与国内外知名品牌相同或近似的商标。经过原告多次异议及无效申请,北京市高级人民法院判定,被告的上述行为违反了诚实信用原则、具有明显的复制、抄袭他人较高知名度商标的故意,扰乱了正常商标注册秩序,对上述商标不应予以注册。两被告抢注原告的商标均被国家知识产权局不予注册或无效宣告。


2、被告一和美泉公司上述27次商标注册申请,有26次商标申请注册行为所委托的商标代理机构为被告四兴浚公司;被告二海纳百川公司的上述21次商标注册申请,委托的代理机构均为被告四兴浚公司。


3、原告为应对被告的商标抢注行为,委托律师进行商标异议、商标无效宣告申请、行政诉讼、本案民事诉讼支出律师费等合计支出1386165.31元。


4、原告向法院提起诉讼,主要诉求包括,(1)请求判令被告停止被诉侵权行为,即停止针对艾默生公司实施的抢注行为,包括停止申请注册与艾默生公司的”In-Sink-Erator””爱适易”等商标相同或近似的商标;(2)判令各被告连带赔偿原告经济损失及合理支出共计500万元。


本案判决亮点:


1、    认定被告的商标抢注行为构成不正当竞争。法院认定,基于艾默生公司的持续宣传和推广,其”爱适易”商标在食物垃圾处理器领域具有一定的影响,在净水瞬间热饮系统也有所涉及。和美泉公司、海纳百川公司从事水净化设备的生产经营,与艾默生公司均涉及环保厨卫设备,双方之间存在一定的竞争关系。在此情况下,和美泉公司、海纳百川公司(两公司均由王移平控制)先后在多个类别的商品或服务上注册与艾默生公司”爱适易”系列商标相同或近似诸多商标,亦未对其注册意图以及相关商标的设计创作来源等作出合理解释说明,其上述行为已明显超出正常的生产经营需要,导致艾默生公司通过提起商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼以及本案民事诉讼的方式维护其合法权益,在一定程度上干扰了艾默生公司的正常生产经营。和美泉公司、海纳百川公司的恶意抢注商标行为违反了诚实信用原则,破坏了公平竞争的市场秩序,损害了艾默生公司的合法权益,属于《中华人民共和国反不正当竞争法》所规制的不正当竞争行为。

2、   
判令被告停止针对原告所请求保护的涉案”In-Sink-Erator””爱适易”等商标相同或近似的商标实施抢注行为。
法院认定,尽管本案中涉案被诉侵权的抢注商标均已或被宣告无效、或被不准予注册、或被撤销而处于无效状态,或由申请人主动申请撤回商标注册申请或申请注销商标注册,但考虑到商标抢注行为破坏公平竞争的市场交易秩序,侵权成本低,如不判令停止继续实施抢注行为,则权利人需要不断采取提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式以维护自身合法权益,不仅权利人需要花费大量的成本,同时也造成公共资源的极大浪费。故对艾默生公司要求判令停止针对其所请求保护的涉案”In-Sink-Erator””爱适易”等商标相同或近似的商标实施抢注行为的诉讼请求,予以支持。


3、   认定代理机构构成帮助侵权行为,判令停止帮助侵权,并就赔偿额中一定比例承担连带赔偿责任。法院认定,和美泉公司、海纳百川公司申请注册的48个涉案商标中,除了第11671228号商标外,其余47个涉案商标所委托的商标代理机构均为兴浚公司。作为专业的商标代理机构,其对于所接受委托申请注册的商标本应尽到积极的审查注意义务,对于委托人申请注册的商标可能存在商标法规定不得注册情形的,商标代理机构应当明确告知委托人。兴浚公司在明知委托人所委托注册是商标违反《中华人民共和国商标法》规定,系不以使用为目的的恶意商标注册申请的情况下仍接受委托,特别是2015年12月25日北京市高级人民法院在终审判决中对和美泉公司的抢注行为作出否定评价之后,仍接受委托,其行为属于帮助侵权行为,应当就其所实施的帮助行为,与其他被告共同承担法律责任。判令兴浚公司对赔偿额中的40%承担连带赔偿责任。


4、    在赔偿额上支持了原告在商标异议、无效案件中的律师费等实际支出。法院认定,被告的大量抢注行为,导致原告不得不通过提起商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼乃至本案民事诉讼的方式维护其合法权益,并支出了大量律师费等,客观上给原告造成了经济损失。法院判令和美泉公司、王移平连带赔偿艾默生公司经济损失(含制止侵权的合理费用)120万元,兴浚公司对其中40%,即48万元承担连带赔偿责任;海纳百川公司、王移平连带赔偿艾默生公司经济损失(含制止侵权的合理费用)40万元,兴浚公司对其中40%,即16万元承担连带赔偿责任。

本案启示:


本案系我国多管齐下规制商标恶意抢注的重大突破。针对商标恶意抢注,我国采取了多项举措予以打击,包括建立恶意抢注者黑名单,在商标审查阶段对抢注商标不予核准;修改商标法,增加了”不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定;在2019年11月,国家市场监督管理总局出台了《规范商标申请注册行为若干规定》(2019年12月1日施行),规定了对恶意抢注者的处罚措施:”第十二条 对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人,依据商标法第六十八条第四款的规定,由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的,可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款;没有违法所得的,可以处一万元以下的罚款。”上述措施针对商标恶意抢注行为起到了一定的打击作用,但相较于抢注者抄袭他人知名品牌获利的巨大,仅令其承担商标被无效、损失数千元商标注册费以及被处以几万元罚款,侵权成本过低,因此,仍不能有效遏制商标恶意抢注。


本案中将商标恶意抢注行为定性为不正当竞争行为,让恶意抢注者承担相应的民事责任,这一司法实践突破,将会有效遏制商标恶意抢注。


一、民事赔偿与行政罚款和注册费损失相比,让抢注者付出较大的经济代价。在知识产权民事诉讼中,根据被告的恶意程度及原告遭受损失等情况,判赔额几十万甚至上百万的案例屡见不鲜,远远超过行政处罚的罚款额,这将大大增加恶意抢注者的侵权成本,使他们惮于高额赔偿而不敢再贸然抢注。


二、民事责任包括禁止抢注者再次实施抢注行为,从根本上遏制恶意抢注。与行政确权机关仅能在商标审查、异议或无效程序中对被抢注商标不予注册或无效宣告,无法限制抢注者再次实施抢注行为相比,法院判令抢注者停止继续实施抢注行为,如再次抢注,将承担巨额的惩罚性赔偿。这使权利人避免花费大量成本不断采取提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式以维护自身合法权益,同时也节约了国家行政司法资源。


三、民事赔偿中包含权利人在商标异议无效案件中的律师费等支出,可以促进权利人积极维权。大量多次的恶意抢注行为,让商标权利人疲于应对商标异议、无效案件,有些权利人权衡花费巨大的时间和费用成本,甚至向抢注者妥协,高价购买了被抢注商标,这在某种程度上助长了恶意抢注。恶意抢注民事责任的引入,维权支出将由抢注者承担,这将大大减轻维权人的维权成本,促进权利人积极维权,进一步打击和遏制恶意抢注。


四、构成帮助侵权的代理机构承担民事赔偿责任,将促使代理机构积极履行审查注意义务,减少恶意抢注。商标代理机构作为知识产权专业服务者,在很多恶意抢注案件中,部分代理机构不仅没有尽到审查注意义务,告知抢注者违法的后果,有的还为了赚取代理费积极参与和促使他人批量恶意抢注。以往对代理机构仅采取行政处罚措施仍不能有效遏制该情况,而令其承担民事赔偿责任,将督促代理机构在代理服务中积极履行审查注意义务,阻止和减少恶意抢注的发生。

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Patent Law in India

Anand & Anand

The Patents Act 1970, along with the Patents Rules 1972, came into force on 20th April 1972, replacing the Indian Patents and Designs Act 1911. The Patents Act was largely based on the recommendations of the Ayyangar Committee Report headed by Justice N. Rajagopala Ayyangar. One of the recommendations was the allowance of only process patents with regard to inventions relating to drugs, medicines, food and chemicals.



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