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Affaire Taittinger : protection des marques renommées vs. le nom patronymique – Trademark



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Coup de sifflet final dans l’affaire Taittinger !

Dans un arrêt du 
22 juin 2022
1, la chambre commerciale de la Cour de
cassation est venue confirmer l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 3 mars 20202, en rappelant
que la renommée d’une marque ne saurait
faire obstacle à l’usage du signe en tant que nom
patronymique.

Pour mémoire, Virginie Taittinger, ancienne
salariée et associée de la Maison de champagne
Taittinger, avait quitté le groupe et lancé sa
production de champagne sous sa marque « Virginie T »,
utilisant par ailleurs son nom patronymique dans le cadre de la
communication de ses produits. Si la Maison Taittinger avait
considéré que cette utilisation du patronyme portait
atteinte à sa marque renommée homonyme, la Cour de
cassation avait estimé que Virginie Taittinger pouvait
légitimement faire usage de son nom, et ce même pour
la production et la vente de Champagne. Aussi avait-elle
renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de
Paris.

La dernière décision en date de la Cour de
cassation est ainsi l’occasion de rappeler que, si la marque de
renommée jouit d’une importante protection, presque
absolue, elle pourra se heurter à
la primauté de la protection du patronyme
sur la protection des marques.

La reconnaissance de la renommée d’une marque

Les conditions pour qu’une marque soit
considérée comme renommée n’ont pas
été définies par les textes.

C’est ainsi la jurisprudence qui est venue préciser
les contours de la marque renommée, définissant
celle-ci comme une marque connue d’une partie
significative du public concerné par les produits et
services couverts par cette marque
3.

L’appréciation de la renommée d’une marque
relève du pouvoir souverain des juges du fond qui, seuls,
apprécieront la pertinence d’un ensemble
d’éléments de preuves produits par celui qui se
prévaut de la renommée tels
que4 :

  • La part de marché détenue par la
    marque,

  • L’intensité de son exploitation,

  • Son étendue géographique5 et
    la durée de son usage,

  • L’importance des investissements
    réalisés par son titulaire pour la
    promouvoir.

La réglementation ne contient toutefois aucune mention
directe du type de preuve le plus approprié pour
démontrer la renommée d’une marque.
L’opposant peut recourir à tous les moyens de preuve de
l’article 78, paragraphe 1, du Règlement sur la marque
de l’Union européenne6, dès lors
qu’ils permettent de démontrer que la marque
possède effectivement la renommée requise.

La caractérisation d’une atteinte à la marque
renommée

L’
article L. 713-3
 du code de la propriété
intellectuelle, qui doit être interprété
à la lumière de l’article 5, 2 de la 
directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008
 et de la
jurisprudence de la CJUE, prévoit que la reproduction ou
l’imitation d’une marque renommée pour
des produits ou services même non
similaires
 à ceux désignés dans
l’enregistrement engage la responsabilité
civile de son auteur si elle est de nature à porter
préjudice au propriétaire de la marque ou si cette
reproduction ou imitation constitue une exploitation
injustifiée de cette dernière.

La protection de la marque renommée

Le régime de protection s’applique donc aussi bien
pour des produits ou des services non similaires que pour des
produits ou des services identiques ou similaires, le risque de
confusion étant par ailleurs indifférent dans
l’appréciation de l’atteinte à la marque
renommée7.

C’est en application de ces principes que la cour
d’appel de Paris a fondé son analyse de l’atteinte
à la marque renommée dans une importante
décision du 25 avril
20178, particulièrement motivée sur
l’appréciation de l’atteinte à la marque
renommée.

La cour rappelle que, outre la renommée de
la marque
l’identité ou à
tout le moins la similitude entre les signes
 et la
démonstration de l’existence d’un lien
entre les signes
, il convient d’établir
l’existence d’une atteinte à cette
marque
, cette atteinte ne pouvant être ni
hypothétique ni éventuelle9.

L’appréciation de l’atteinte d’une marque
renommée

Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),
l’atteinte à la marque renommée doit être
appréciée globalement au vu de tous les
éléments du cas d’espèce, mais en tenant
compte de facteurs pertinents, à
savoir notamment :

  • Le degré de similitude entre les signes
    adverses ;

  • La nature et le degré de proximité ou de
    dissemblance des produits ou services en cause ;

  • L’intensité de la renommée de la
    marque ;

  • Le degré de caractère distinctif de la marque
    renommée.

L’on retient que quatre types d’usages
peuvent porter atteinte à la marque
renommée
 : l’usage qui porte
préjudice au caractère distinctif de la marque
(ou dilution), l’usage qui porte
préjudice à sa
renommée (ou ternissement), l’usage
qui tire indument profit de son caractère
distinctif et l’usage qui tire indûment profit
de sa renommée (tous deux rassemblés sous le terme
unique de parasitisme).

Il suffit pour le titulaire de la marque renommée de
parvenir à apporter la preuve de l’un de ces usages pour
caractériser l’atteinte.

La potentielle fragilité des marques renommées
face à la protection du nom patronymique

L’affaire Taittinger permet de rappeler que la
protection de la marque renommée n’est pas
absolue
 et ne permet pas à son titulaire de
contester toute marque qu’il estimerait attentatoire à
son droit de propriété intellectuelle.

Les limites de la protection de des marques
renommées

La renommée d’une marque ne saurait effectivement
faire arbitrairement obstacle à l’usage du signe en tant
que nom patronymique.

Dans cette affaire, les juges ont effectivement
débouté la Maison Taittinger, estimant que Virginie
Taittinger pouvait se prévaloir de justes
motifs d’exploitation
, tels que l’absence de
mauvaise foi, l’usage du signe Taittinger ayant par ailleurs
été fait conformément aux
« usages honnêtes en matière
industrielle ou commerciale
 ».

Aussi, la Cour de cassation retient que le nom patronymique
« n’est utilisé qu’à titre de
nom de famille ou pour souligner, à travers le rappel de
l’histoire familiale et de son parcours professionnel,
l’expérience et le savoir-faire acquis par [Madame
Taittinger] en matière de champagne
 ».

La protection du nom patronymique peut primer sur la protection
des marques

Aucun usage commercial du nom patronymique litigieux n’a
ainsi pu porter préjudice au caractère ou à la
renommée de la marque Taittinger, ou tirer profit de son
caractère distinctif ou de sa renommée.

Cette solution vient consacrer une tendance jurisprudentielle
visant à faire primer la protection du nom patronymique sur
la protection des marques, quand bien même elles seraient
renommées.

Il n’en demeure pas moins que l’appréciation de
l’usage honnête et de bonne foi du nom patronymique
relève de la casuistique, cette appréciation ne
pouvant à ce titre n’être que fluctuante, excluant
toute possibilité de justice prédictive en la
matière.

Footnotes

1. Cass., Com, 22 juin 2022, n°20-19.025

2. CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 3 mars 2020,
n°18/28501

3. CJCE, 14 septembre 1999, C-375/97, General
Motors ; CA Paris, 4ème b, 18 mai 2001,
Chaumet

4. La liste de ces facteurs n’est fournie
qu’à titre indicatif par la Cour, laquelle a
souligné que tous les éléments pertinents de
la cause devaient être pris en considération pour
apprécier la renommée de la marque antérieure
(CJCE, 14 septembre 1999, C-375/97, General Motors,
§27

5. S’agissant des marques de l’Union
européenne de renommée, la CJCE a indiqué que
la marque être connue « dans une partie substantielle
du territoire de l’Union », la partie substantielle du
territoire de l’Union pouvant coïncider avec le territoire
d’un seul Etat membre (CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-125/14,
Iron & Smith c. Unilever).

6. Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la
marque de l’Union européenne

7. Cass. com., 12 avril 2016, n°14-29.414, Sté
Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag

8. CA Paris, Pôle 5e ch. 1, 25 avril 2017,
n°104/2017

9. Le titulaire de la marque renommée doit
rapporter l’existence d’un risque sérieux de
réalisation de l’atteinte dans le futur (CJUE, 27
novembre 2008, C‑252/07)

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