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La Marque SPINNING Continue De Rouler – Trademark



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Le Tribunal de l’Union européenne a rendu sa
décision dans le litige de dix ans concernant la marque
“Spinning”, utilisée pour des produits et services
liés à l’exercice physique, le 6 juillet
2022. 
Aurélie Guetin
 explique plus en détails.

Décision du Tribunal de l’Union Européenne du
6 juillet 2022 
Aerospinning Master Franchising contre l’Office de l’Union
européenne pour la propriété
intellectuelle
 (EUIPO) (affaire T-246/20).

 Il s’agit de la deuxième décision du
tribunal dans cette longue procédure engagée pour
obtenir la déchéance de la marque SPINNING pour des
produits et services liés à l’exercice
physique.

Contexte

En avril 2000, Mad Dogg Athletics Inc, une société
qui commercialise divers équipements sportifs, notamment des
bicyclettes, des vêtements pour hommes et femmes, des
chaussures, des accessoires et des équipements
d’entraînement fonctionnel, a obtenu l’enregistrement
de la marque verbale SPINNING  dans
l’Union européenne pour les produits et services
suivants :

  • Classe 9 : ” cassettes audio et vidéo ” ;

  • Classe 28 : ” équipements d’exercice ” ;
    et

  • Classe 41 : ” entraînement physique “.

La marque verbale SPINNING de Mad Dogg était
enregistrée dans l’Union européenne depuis 12
ans, lorsqu’elle a fait l’objet d’une action en
annulation par Aerospinning Master Franchising Ltd en vertu de
l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement
2017/1001. L’action en nullité était
fondée sur le fait que SPINNING était devenu un nom
commun pour les services d'ӎquipement
d’exercice” et d'”entraînement à
l’exercice” en question – c’est-à-dire le
cyclisme en salle.

En 2014, la division d’annulation de l’EUIPO a
révoqué en intégralité les droits de
Mad Dogg sur la marque contestée.

En 2016, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a
confirmé l’annulation de la marque SPINNING dans les
classes 28 et 41, estimant que le mot était effectivement
devenu générique pour ces produits et services.

Toutefois, par arrêt du 8 novembre 2018 (
affaire T-718/16
), le Tribunal a annulé la
décision de la chambre de recours en ce qu’elle
concernait les produits de la classe 28 et les services de la
classe 41. Le tribunal a jugé comme suit :

  • L’applicabilité du motif de déchéance
    doit être examinée à la lumière du
    contexte au plus tard à la date de dépôt de la
    demande de déchéance.

  • S’il est établi qu’une marque de l’Union
    européenne a perdu tout caractère distinctif dans un
    seul État membre, cette marque n’est plus susceptible de
    produire les effets prévus par le règlement.

  • Le public concerné n’était pas uniquement
    composé de consommateurs finaux :

Les professionnels présents sur le marché
pertinent – tels que les exploitants de salles de sport, les
installations sportives et les centres de rééducation
– jouent un rôle central sur le marché ; ils
fournissent des vélos à leurs propres clients pour
leur permettre de pratiquer des activités sportives en
utilisant ces vélos d’intérieur. Ces
opérateurs n’auraient pas dû être exclus de
l’évaluation du risque de confusion.

Cet arrêt est particulièrement intéressant
en ce qu’il confirme le caractère unitaire des marques
de l’UE et met en évidence le rôle des
opérateurs commerciaux, qui doivent être pris en
compte comme faisant partie du public pertinent.

Suite à cet arrêt, l’affaire a
été renvoyée devant la quatrième
chambre de recours. Par décision du 26 février 2020,
la chambre de recours a annulé la décision de la
division d’annulation.

Ainsi, la question posée au Tribunal était de
savoir si, compte tenu des caractéristiques du marché
concerné et eu égard aux conclusions qui doivent
être tirées de l’arrêt rendu dans
l’affaire T-718/16, c’est à juste titre que la
quatrième chambre de recours a rejeté la demande de
déchéance en cause en tenant compte principalement de
la perception de la marque contestée par la partie du public
pertinent constituée par les professionnels, notamment les
exploitants de salles de sport, les installations sportives et les
installations de réadaptation.

Le Tribunal a confirmé la position de l’arrêt
de 2018, dans lequel il a été jugé que :

” le public constitué de professionnels sur le
marché pertinent, tels que, entre autres, les exploitants de
salles de sport, d’installations sportives et
d’installations de réadaptation, a joué un
rôle central sur le marché des produits de la classe
28 et a exercé une influence déterminante sur les
choix des consommateurs finals, en ce qui concerne les services de
la classe 41. “

La juridiction a fait référence à la
jurisprudence pertinente (voir l’arrêt du 18 mai 2018
dans 
l’affaire T-419/17
), qui a jugé ce qui suit :

“Néanmoins, une marque peut, même si
l’acheteur ne sait pas qu’il s’agit d’une marque,
continuer à remplir sa fonction d’indication
d’origine lorsqu’un intermédiaire exerce une
influence déterminante sur la décision d’achat de
l’acheteur et que la connaissance par
l’intermédiaire de la fonction d’indication
d’origine de la marque conduit ainsi au succès du
processus de communication. C’est le cas lorsqu’il est
habituel, sur le marché en cause, que
l’intermédiaire donne des conseils qui ont une influence
décisive sur la décision
d’achat. T-419/17, […] point 33 ; voir
également, par analogie, les conclusions de l’avocat
général Cruz Villalón dans l’affaire
Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, […]
point 59). “

Cet arrêt n’est pas révolutionnaire mais il
confirme l’importance de bien déterminer le public
concerné et de l’identifier très clairement avant
d’entreprendre toute action. Avant, d’engager une action il
faut se les questions pertinentes à se poser en amont : qui
achète les produits, qui offre les services et comment ?

Originally Published by WTR Daily, part of World Trademark
Review, in July 2022

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

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