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Peut-on obtenir la déchéance d’une marque pour défaut d’usage sérieux ? – Trademark



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Le Tribunal de l’Union
européenne1 a rejeté le recours
d’Apple contre Swatch, confirmant ainsi la décision du
tribunal administratif fédéral Suisse rendue en
2019.

Pour mémoire, le géant américain avait
poursuivi Swatch en avril 2017, au motif que l’horloger
suisse faisait usage du slogan « Tick
Different » pour faire la promotion de ses montres
Bellamy, formulation considérée comme trop proche du
« Think Different » d’Apple.

En réplique, Swatch avait déposé plusieurs
demandes en déchéance des marques d’Apple,
profitant de l’absence de renouvellement de ses marques
européennes par l’entreprise américaine
depuis 2005. 

Nonobstant le lien manifeste entre le slogan « Think
Different » et Apple, reconnu par le Tribunal, ce
dernier a débouté l’entreprise californienne et
confirmé les décisions de l’Office de
l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (« EUIPO ») ayant conclu à la
déchéance du signe verbal « Think
Different ».

L’occasion de revenir sur la procédure en
déchéance et de
rappeler l’intérêt d’exploiter ses
marques de façon sérieuse.

Le défaut d’usage sérieux d’une
marque sanctionné au titre de la
déchéance

Le dépôt d’une marque a pour objet de
conférer un monopole d’exploitation à
son titulaire.

Néanmoins, pour être valable, la marque doit
nécessairement répondre à certaines conditions
qui, si elles ne sont pas réunies, pourront mener à
la déchéance de la marque.

Le principe de déchéance d’une
marque 

En effet, comme il a récemment été
rappelé par le Tribunal de l’Union dans un arrêt
du 6 juillet 20222, le principe selon lequel une
marque doit faire l’objet d’un usage
sérieux pour être protégée au titre
du droit de l’Union « réside dans le fait
que le registre de l’EUIPO ne saurait être
assimilé à un dépôt stratégique
et statique conférant à un détenteur inactif
un monopole légal d’une durée
indéterminée ».

A l’inverse, le Tribunal considérant que ce
registre devrait « refléter fidèlement les
indications que les entreprises utilisent effectivement sur le
marché pour distinguer leurs produits et services dans la
vie économique », il souligne ainsi tout
l’intérêt des procédures en
nullité et en déchéance de marque.

La déchéance de la marque d’Apple “
Think Different “

A cet égard, différents fondements peuvent
être invoqués à l’appui d’une
demande en déchéance, et notamment :

  • La dégénérescence de la marque ;

  • Le caractère devenu trompeur de la marque ;

  • Le défaut d’exploitation de la marque pour les
    produits et services visés dans son dépôt
    pendant une durée ininterrompue de 5 ans.

Sur ce dernier point, l’article L.714-5 du code de la
propriété intellectuelle prévoit en effet
qu’ « Encourt la déchéance de
ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs,
n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou
services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant
une période ininterrompue de cinq
ans »3. 

C’est précisément ce fondement que
l’horloger suisse a invoqué en vue d’obtenir la
déchéance du signe « Think
Different ».

L’indispensable preuve d’un usage garantissant
l’identité d’origine des produits ou
services

L’affaire Swatch c. Apple a été
l’occasion pour le Tribunal de l’Union
européenne de rappeler que dans le cadre d’une
procédure de déchéance de marque, c’est
à son titulaire qu’il incombe
d’établir l’usage sérieux de sa marque,
étant entendu qu’il ne saurait être
démontré par des probabilités ou des
présomptions4.

La preuve de l’usage sérieux d’une marque

Selon une jurisprudence constante, il est
considéré qu’une marque fait l’objet
d’un usage sérieux lorsqu’elle
est utilisée conformément à sa fonction
essentielle, qui est de garantir l’identité
d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a
été enregistrée, aux fins de créer ou
de conserver un débouché pour ces produits et ces
services, à l’exclusion d’usages à
caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des
droits conférés par la marque5.

L’appréciation de ce caractère
sérieux doit nécessairement reposer sur
l’ensemble des faits et circonstances propres à
établir la réalité de l’exploitation
commerciale, et particulièrement la nature des produits et
les caractéristiques du marché.

La déchéance d’une marque pour défaut
d’usage sérieux

A défaut pour le titulaire d’exploiter
réellement sa marque et d’en apporter la preuve par
des éléments concrets et objectifs, toute personne
pourra ainsi en demander la
déchéance, dépossédant alors le
titulaire de toute protection sur son signe, faisant de la
procédure en déchéance une véritable
contre-offensive pour toute personne poursuivie en
contrefaçon de marque.

Aussi, faute pour Apple de produire des éléments
de preuve pertinents permettant de justifier
« l’usage sérieux de ces marques pour les
produits concernés au cours des cinq années
précédant le 14 octobre 2016 », le Tribunal
a rejeté dans leur intégralité les recours
introduits par la société, perdant de facto
l’ensemble de ses droits de marque sur son signe
« Think Different ».

Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé
depuis plus de vingt ans en droit des nouvelles technologies et de
la propriété intellectuelle. Il accompagne de
nombreux acteurs dans
le cadre de la gestion de leurs portefeuilles de
marques
 et gère notamment les contentieux
judiciaires et extrajudiciaires en matière de
marques. Pour en savoir plus, contactez-nous
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Footnotes

1. Arrêt Apple c. EUIPO – Swatch (THINK
DIFFERENT), aff. jointes T-26/21, T-27/21 et T-28/21

2. Tribunal de l’Union européenne, 6 juillet
2022, T-478/21

3. A cet égard, l’article 58 1.a) du
Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de
l’Union européenne précise que « Le
titulaire de la marque de l’Union européenne est
déclaré déchu de ses droits, sur demande
présentée auprès de l’Office ou sur
demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si,
pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque
n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans
l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle
est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes
motifs pour le non-usage (…) »

4. Tribunal de l’Union européenne,
12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha
Fernandes/OHMI – Harrison, T‑39/01

5. CJUE, 3 juillet 2019, Viridis
Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17

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